인도에서 코카콜라 브랜드와 동일한 이름을 사용하는 회사를 둘러싼 연방 순회 재판부터 인플루언서의 후원 블로그 게시물에서 비롯된 캘리포니아 지방 법원 싸움까지 올해는 중요한 상표 소송이 많이 준비되어 있습니다. 다음은 2022년에 주목할만한 사례들입니다.
Meenaxi v. Coca-Cola
인도에서 판매되고 있는 인기 있는 콜라 음료의 이름과 로고를 사용하여 미국 소비자들을 현혹시킨 혐의로 기소된 한 회사가 연방 순회 재판소에 상표심판위원회의 등록 상표 취소 결정에 이의를 제기하며 항소했습니다.
지난 6월 TTAB(미국의 상표권 재판소)가 코카콜라의 편을 들어 ㈜미낙시가 인도에서 판매되는 인기 있는 콜라 음료의 이름과 로고를 사용하여 인도계 미국인 소비자들을 상대로 속이려 했다고 판결하자 ㈜미낙시 기업은 8월에 항소했습니다.
TTAB의 결정은 등록자의 노골적인 상표 오용으로 사람들을 혼란스럽게 한다면 같은 상표의 등록을 막을 권리를 강화한다는 점에서 해외 상표 소유자들에게 환영 뉴스였다고 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner LLP의 Mark Sommers가 말했습니다. 그는 "시장의 국제적 특성과 미국 인구의 다양성 증가로 인해 영토에 대한 우리의 개념이 점점 모호해지고, 그 결과 미국 이외의 지역에서 사용되는 제품 브랜드에 대한 인지도가 높아지는 시기에 이러한 호소가 나왔다." 라고 말했습니다.
Petunia Products v. Rodan & Fields
캘리포니아 연방 판사는 지난 8월, 前모델이었던 몰리 심즈가 경쟁사의 등록 상표를 침해한 것으로 알려진 브랜드를 홍보하여, 이로 인한 상표권 침해 주장을 피할 수 없다고 판결했습니다. 해당 판결은 소셜 미디어 인플루언서들에 대한 책임이 어디까지 확대되어야 하는지 의문을 갖게 했습니다.
몰리는 Rodan & Fields와 제휴하여 블로그에 "Brow Defining Boost" 제품에 대한 스폰서 게시물을 작성했습니다. 이에 대해 Petunia Products Inc.는 자사 경쟁 제품인 "Billion Dollar Brows" 상표를 침해했다는 이유로 몰리와 Rodan & Fields를 모두 고소했습니다.
몰리는 Petunia가 제안한 책임의 "숨막힐 정도의 범위"가 "합법적인 논평을 금지하기 위한 극단적인 의미"를 가진다며 Petunia의 주장을 기각할 것을 요청했습니다. 그녀는 자신의 블로그 게시물과 링크가 Rodan & Fields와 연결되어 있어 소비자들에게 혼란을 주지 않으며, 오히려 Petunia가 자신이 어떻게 침해 혐의를 지니는지 제대로 입증하지 못했다고 주장했습니다.
그러나 지방 판사는 몰리의 게시물이 "소비자 보호를 가로질러 상업적 용도로 넘어가는" 유료 광고라고 말하며 해당 사건의 기각을 거부했습니다. 판사는 Rodan & Fields를 출처로 표기한다고 해서 소비자가 Rodan & Fields와 Petunia 사이의 연관성을 추론하지 않는 것은 아니라고 판단함으로써 “혼란의 가능성을 보이지 않았다.”는 그녀의 주장은 설득력을 잃었습니다.
Dickinson Wright PLLC의 Jennifer Ko Craft는 "개인 서비스 계약의 배상 조항을 강제할 수단을 가진 전 세계의 몰리 심즈에게 Petunia 사건은 지나치게 당황스러운 일이 아니다. 왜냐하면 궁극적으로 Rodan & Fields는 마크를 지우고 몰리 심즈를 보호해야 할 책임이 있기 때문이다.” 라고 말했습니다.
Craft는 "마이크로 인플루언서"(이제 막 시작하는 인플루언서)라면 서면 계약이 없거나 변호사를 고용할 자원이 부족한 상황이 발생한다고 말했습니다. 그녀는 회사가 파산했을 경우에 대한 다른 우려도 있다고 덧붙였습니다.
Miramax v. Tarantino
지난 11월 Quentin Tarantino 감독은 Miramax가 1994년 영화 "Pulp Fiction"의 시나리오를 바탕으로 한 NFT (Nonfungiable Tokens)의 판매를 중단시키기 위해 제기한 저작권 및 상표권 소송으로 타격을 입었습니다.
Miramax는 1993년 Tarantino 감독이 판매하고자 했던 "독점적인 장면"에 대한 권리를 포함하여 그의 "Pulp Fiction"에 대한 거의 모든 권리를 Miramax에 부여하고 양도했다고 주장하지만, 감독은 다름없는 자신이 각본의 일부를 출판할 "모든 권리"를 가지고 있다고 주장했습니다.
많은 변호사들이 새로운 소송의 저작권 측면에 초점을 맞추고 있지만, Dickingson Wright의 변호사 Jennifer Ko Craft는 Tarantino 감독이 NFT를 판매할 때 영화 이름을 사용한 것이 상표권 사용에 해당하는지, 그리고 Miramax가 이 이름을 이전에 사용했던 것이 상표권으로 발전했는지에 더 관심을 두고 있음을 밝혔습니다. 그녀는 "만약 이에 대해 두 가지 모두 동의한다면, Miramax는 저작권 침해보다 상표권 침해와 불공정 경쟁에 대한 훨씬 더 강력한 주장을 가지고 있다." 라고 말했습니다.
Craft 변호사에 따르면 가상 커뮤니티는 오랫동안 존재했지만, 더 많은 기업들이 디지털 공간에서의 권리를 보호하기 위해 서로 앞다투고 있습니다. "이 새로운 수익원에 더 많은 자원이 투자됨에 따라 기존 브랜드는 메타버스에서 잠재적으로 침해되는 활동을 면밀히 조사하기 시작할 것입니다. 수정 헌법 제1조와 공정한 사용 방어가 강화될 것입니다. 그리고 의심할 여지없이 소송이 뒤따를 것이다." 라고 그녀는 말했습니다.
Hetronic International v. Hetronic Germany
Hetronic Germany GmbH는 Lanham법의 적용 범위가 미국 밖으로 확대되는지 여부를 처음으로 다룰 수 있는 사건에서 전 미국 파트너를 상대로 무선 제어 시스템에 대한 1억 1300만 달러의 상표권 분쟁을 미 대법원에 제기할 준비를 하고 있습니다.
미국 Hetronic International Inc.의 손을 들어준 10차 순회 법원은 8월에 Lanham법이 Hetronic Germany 및 기타 자회사가 유럽 고객에게 판매하는 제품과 같이 미국 상거래에 실질적으로 영향을 미치는 행위로 확장될 수 있다고 판단했습니다.
Debevoise & Plimpton LLP의 Megan K. Bannigan에 따르면, 항소 법원의 판결은 이미 광범위한 순회 분열을 심화시킨 그들 자체의 삼자 구조를 설정했습니다. 이에 따라 외국인 피고인이나 활동에 대한 원고의 소송 강도가 상당 부분 제소 장소에 따라 달라질 수 있다는 시나리오가 마련됐으며, 만약 대법원이 이송 명령을 수락한다면 2022년에는 궁극적으로 Lanham법의 치외법권 범위를 규정하는 획일적인 테스트를 초래할 수 있습니다.
11월 대법원은 Hetronic Germany와 Abitron Austria GmbH를 포함한 그 계열사에 영장을 청구할 수 있는 시간을 더 준 후, Hetronic Germay는 12월 판사들에게 기한을 1월 21일로 다시 연장할 것을 요청했습니다.
Sulzer v. A&N
대법원은 스위스 회사의 캔디 컬러의 치과용 제품이 직경을 나타내기 위해 사용되었기 때문에 상표법에 의해 보호받지 못한다고 판결한 후 상표 기능의 한계에 무게를 둔 요청을 받았습니다.
Sulzer Mixpac AG는 이송 명령 탄원서에서 Sulzer의 Candy Color 상표 컬렉션을 고의로 침해한 것으로 드러난 한국 회사인 A&N Trading Co.에 대해 뉴욕 연방 법원에서 승소한 200만 달러 규모의 판결을 제2 순회 법원이 잘못 기각했다고 주장했습니다.
항소 법원은 Sulzer의 팁의 각 색상이 팁에 주어진 직경을 나타내기 때문에 기능적이라는 것을 발견했습니다. Sulzer는 탄원서에서 "작은 효용만으로도 캔디 컬러가 기발하고 출처를 식별하는 장식품에서 치과 제품의 기능적인 특징으로 변모했다."고 말했습니다.
Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP의 Lynn B. Bayard에 따르면, 제2 순회법원의 결정을 비판하는 사람들은 항소 법원의 접근법이 제품의 실용적이고 미적인 기능을 평가하는 전통적인 테스트를 혼란시킨다고 주장했습니다.
Bayard는 대법원이 Sulzer의 항소를 받아들인다면 판사들은 기능성 문제에 관해 '순회 분할'을 잠재적으로 해결할 수 있을 것이며, Lanham법에 따라 트레이드 드레스를 보호할 수 없게 만드는 지침을 제공할 수 있다고 말했습니다.
1-800 Contacts v. Warby Parker
Bayard에 따르면 지난 8월 1-800 Contacts Inc.는 아이웨어 회사인 Warby Parker가 "1-800 Contacts"와 같은 검색엔진 키워드를 구매함으로써 키워드 광고에 경쟁사의 상표를 사용하는 데 한계가 있는지 시험하겠다며 뉴욕 연방 법원에 소송을 제기했습니다. 고소장에서는 Warby Parker가 Google이나 Bing과 같은 검색 엔진에서 키워드로 '1-800 Contacts'를 구입했다고 주장했지만, 1-800 Contacts의 핵심 요소를 모방한 웹사이트로 사용자를 유입시켰기 때문에 경쟁자로 식별하지 않았습니다. 이후 Warby Parker는 판사에게 소송을 취하해달라고 요청했습니다.
Bayard에 따르면 1-800 Contacts는 이전에도 유사한 키워드 광고 상표권 주장을 제기했지만 소비자의 혼란을 나타낼 수 없었기 때문에 대부분 성공하지 못했습니다.
이에 대해 콘택트렌즈 소매업체는 Warby Parker가 해당 페이지의 모양과 느낌을 모방한 커스텀 웹페이지를 설계해 1-800 Contacts를 검색하는 소비자에게만 표시했다고 주장함으로써 이러한 결점을 호소했습니다.
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